По результатам проведенного анализа оспариваемого знака на соответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ суд первой инстанции констатировал, что слово «ОХОТА» в знаке является центральным, на него делается акцент при произношении товарного знака целиком и падает логическое ударение; наличие в составе оспариваемого знака слов «Афанасий» и «Выбирай Россию!» не ослабляет смыслового сходства, поскольку данные слова не меняют значения слова «ОХОТА»; поскольку оспариваемый знак и противопоставленные ему знаки содержат одно и то же слово «ОХОТА», имеется полное вхождение противопоставленных товарных знаков либо доминирующего (за счет занятия значимого положения) словесного элемента противопоставленных комбинированных товарных знаков в оспариваемый знак; слово «ОХОТА» в оспариваемом знаке привлекает внимание за счет обособленного расположения в композиции – на отдельной строке, выше остальных элементов и в начале словосочетания «ОХОТА НАШЕГО».
На этом основании суд сделал вывод о сходстве товарного знака № 638846 и противопоставленных товарных знаков по семантическому, графическому и фонетическому критериям. Суд кассационной инстанции данный вывод поддержал, отметив, что при наличии тождественного словесного элемента «Охота» в сравниваемых товарных знаках нельзя говорить о полном отсутствии их сходства.
Как указал Роспатент в кассационной жалобе, наличие в составе сравниваемых товарных знаков сходных элементов само по себе не может свидетельствовать о том, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставленными товарными знаками в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Между тем, оценивая правильность сопоставления Роспатентом товарных знаков с точки зрения их графического, звукового и смыслового сходства, суды первой и кассационной инстанций не учли рекомендации, данные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 № 2979/06 и № 3691/06, от 17.04.2012 № 16577/11, в пункте 37 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, согласно которым вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления).
Утверждая о наличии фонетического, графического и семантического сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, обусловленного вхождением в состав оспариваемого знака словесного элемента «ОХОТА» противопоставленных товарных знаков, суд первой инстанции не учел, что для случаев, когда имеет место вхождение в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, пунктом 10 статьи 1483 ГК РФ предусмотрено самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны такому товарному знаку.
О наличии таких оснований общество в возражении не заявляло. Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума № 10, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, сделал вывод о средней степени сходства товарного знака № 638846 и противопоставленных товарных знаков, однако примененное судом понятие средней степени сходства не дает возможности определить наличие или отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков (обозначений) при проведении их сопоставительного анализа.
Таким образом, суды установили сходство до степени смешения противопоставляемых товарного знака и оспариваемого знака без проведения комплексного анализа их сходства, не применив пункт 44 Правил № 482.
Судебная коллегия приходит к выводу о том, что суды допустили существенные нарушения норм материального права, поэтому на основании части 1 статьи 291.11 АПК РФ решение Суда по интеллектуальным правам от 10.06.2019 и постановление президиума Суда от 08.10.2019 подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Определение ВС РФ 17 марта 2020 года по делу № 300-ЭС19-26515